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第1節 特許権侵害の警告を受けた際の留意点と交渉の進め方
1.特許権侵害の警告とは何か
1.1 特許権侵害の事案で警告書を送付する実務上の意義
1.2 警告書の記載内容
2.警告書受領後の初動対応
2.1 警告書を受け取った際の心構え
2.2 社内関係者への情報共有と弁護士・弁理士との連携
2.3 対象製品の製造・販売等の中止の要請に応じるか
2.4 回答期限
3.特許権侵害の成否の分析
4.特許権者との交渉
4.1 対応方針の決定
4.2 非侵害を主張して争う場合
4.3 対象製品の製造・販売を中止する場合
4.4 特許権者との間のライセンス交渉
第2節 特許権侵害訴訟における被疑侵害者側の対抗策
1.被疑侵害者側の基本戦略
1.1 警告段階と訴訟段階の違い
1.2 訴訟提起後にまず確認すべき事項
1.3 裁判所における争点
1.4 証拠収集の重要性
1.5 対抗策の全体像
1.6 どの防御手段を選択するか
2.非侵害の主張による対応
2.1 構成要件充足性の確認
2.2 クレーム範囲の確認
2.3 均等論侵害の可能性の検討
2.4 実施行為に該当しない可能性
2.5 被疑侵害者の実施権原の可能性
3.特許無効の主張による対抗策
3.1 無効理由の調査検討
3.2特許無効の主張又は抗弁
4.差止請求への対応
4.1 差止請求のインパクト
4.2 差止回避の実務
5.損害賠償請求への対応
5.1 近年の高額賠償化
6.証拠調べ・証拠開示への対応
6.1 文書提出命令
6.2 査証制度への対応
7.和解を見据えた訴訟戦略
7.1 訴訟の出口戦略
7.2 和解交渉における確認事項
8.おわりに
第3節 特許発明の技術的範囲の解釈と侵害回避の手法
1.技術的範囲の基本原則
1.1 クレーム基準主義(特許法第70条第1項)
1.2 明細書及び図面の参酌(特許法第70条第2項)
1.3 リパーゼ判決について
1.4 出願経過の参酌(包袋禁反言)
1.5 機能的クレームの解釈
1.6 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)の解釈
2.均等論
2.1 均等論の意義と法的根拠
2.2 均等の5要件
2.3 均等の5要件
3.侵害の有無の判断手法(クレームチャートの作成)
3.1 構成要件への分説
3.2 対象製品・方法との対比(オールエレメント・ルール)
3.3 文言解釈の確定
4.侵害回避の手法
4.1 侵害回避の基本的視点
4.2 文言侵害の回避手法
4.3 均等侵害の回避手法
4.4 自由技術の抗弁
5.実務上のリスク管理
5.1 FTO調査(Freedom to Operate)
5.2 鑑定書,専門家意見の活用
5.3 警告書受領時の対応
5.4 開発段階からの知財部門の関与
第4節 均等侵害の判断基準と対抗策
1.均等侵害とは
1.1 均等侵害の位置づけ
1.2 仮想事例に基づく説明
1.3 均等侵害の要件
1.4 小括
2.均等の5要件とは
2.1 第1要件〜第3要件と第4要件及び第5要件との関係
2.2 均等の第1要件(相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと)(非本質的部分)
2.3 第2要件(相違部分をイ号における構成と置き換えても、特許発明の目的を達することができ、
同一の作用効果を奏するものであること)(置換可能性)
2.4 第3要件(上記のように置き換えることに、当業者が、イ号の製造等の時点において
容易に想到することができたものであること)(置換容易性)
2.5 第4要件(イ号が、特許発明の特許出願時(又は優先日当時)における公知技術と同一
又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではないこと)(イ号に係る仮想クレームの特許性)
2.6 第5要件(イ号が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から
意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと)(意識的除外等)
3.他社から特許権の均等侵害を主張する警告書を受領した場合の対抗策
3.1 検討の方針
3.2 特許発明とイ号との具体的な対比が記載されていない場合
3.3 特許発明とイ号との具体的な対比及び均等侵害の根拠がある程度記載されている場合
第5節 和解に向けた交渉と自社に有利に運ぶ方策
1.特許侵害紛争における和解の基本的な考え方
2.特許侵害警告を受けた段階での和解
2.1 最初の対応で重要な事項
2.2 被告側が調査検討すべき事項
2.3 和解に向けた戦略の立て方
2.4 和解の交渉
3.日本での特許侵害訴訟における和解
3.1 裁判所の和解勧試の特徴
3.2 裁判上の和解
3.3 裁判外の和解
4.米国での特許侵害訴訟における和解
4.1 訴訟提起後、送達までに行われる和解交渉
4.2 ディスカバリーまでに行われる和解交渉
4.3 ディスカバリー後の和解交渉
第6節 知的財産紛争の裁判外での解決
1.様々な知的財産ADR機関設立の動き
2.ADRと対比した交渉や訴訟による解決
2.1 紛争の発生と交渉
2.2 訴訟による解決の特徴
3.調停
3.1 手続
3.2 効力
3.3 適した紛争類型
4.仲裁
4.1 手続
4.2 効力
4.3 適した紛争類型
5.専門家による判定
6.ドメイン名紛争処理
6.1 手続
6.2 効力
6.3 最近の取組み
7.まとめ
第7節 特許権侵害の警告状を送られた場合の対応及びそもそも送られないための準備
1.障害特許の分析
1.1 開発予定品の請求項化(S10)
1.2 障害特許の抽出(S20)
1.3 障害特許の技術的範囲(CLB)の確定(S30)
1.4 開発品請求項CLAは障害特許の技術的範囲CLBに属するか?
2.出願戦略
2.1 障害特許の利用発明を特許することによる他社の実施の制限を提案する趣旨
2.2 具体的な提案
第8節 米国における特許侵害訴訟の最近の動向と企業が取るべき実務対応
1.米国における特許侵害訴訟の最近の動向
1.1 特許侵害訴訟件数の推移
1.2 米国特許侵害訴訟の一般的な流れ
1.3 訴訟だけでは終わらない米国特許紛争
2.警告書を受けた際の初動対応
2.1 初動対応
2.2 対象特許及び侵害対象製品の把握
2.3 侵害リスクの評価
2.4 対応方針の選択
3.PTABを利用した防御戦略
3.1 概要
3.2 IPRのメリット
3.3 IPRのデメリット
3.4 日本企業がIPRを活用する際のポイント
4.ITCを利用した特許紛争
4.1 ITCによる337条調査の概要
4.2 ITC手続の特徴
4.3 ITCによる命令
4.4 ITC調査を受けた場合の対応
5.訴訟・和解に向けた実務対応
5.1 複数の手続を利用した紛争戦略
5.2 ディスカバリへの対応
5.3 技術者及び専門家証人の活用
5.4 訴訟予算と事業価値の比較
5.5 和解交渉の進め方
6.日本企業への実務上の提言
6.1 警告書対応の社内手順を整備する
6.2 設計及び開発の記録を残す
6.3 平時から米国弁護士及び専門家との関係を構築する
6.4 知財紛争を経営課題として管理する
第9節 中国における特許対策・準備と訴訟を提起された場合の対応
1.中国専利訴訟の基礎
1.1 中国の裁判制度
1.2 中国における専利訴訟の現状
2.専利訴訟リスクの管理
2.1 事前準備
2.2 事後対応
第10節 中国における特許対策・準備と訴訟を提起された場合の対応
1.中国特許調査
1.1 中国特許調査の基本的な心得
1.2 調査範囲と対象企業
1.3 出願は最大の防御
2.技術的範囲の属否判断
2.1 鑑定依頼
2.2 設計変更
3.無効資料の調査と特許権技術評価書の請求
3.1 無効資料調査
3.2 実用新型特許の注意点
3.3 特許権評価報告書の活用
4.無効宣告請求手続
4.1 無効宣告請求の流れ
4.2 防御としての無効宣告請求
4.3 口頭審理と決定
5.中国特許訴訟概説
5.1 特許権侵害が発生した場合の民事的救済
5.2 差止請求(侵害の停止)
5.3 損害賠償請求
6.訴訟手続きの流れと対抗策
6.1 訴状を受け取ったら緊急対応
6.2 すぐさま中国特許に詳しい代理人に相談する。
6.3 管轄異議申立
6.4 答弁書の提出
6.5 証拠交換
6.6 口頭審理
6.7 代理詞
6.8 判決
6.9 上訴
6.10 判決の確定
6.11 調解
6.12 司法鑑定
6.13 現有技術の抗弁
6.14 先使用権
7.終わりに
第11節 東南アジアにおける特許権侵害訴訟の動向と対抗策
―現地で警告・提訴を受けた場合に備えて
1.東南アジアの特許制度・紛争解決制度の概観――欧米中と異なる四つの特徴
1.1 発明特許の権利化の実情――日本との違い
1.2 もう一つの脅威――実用新案(小特許)
1.3 紛争処理機関と専門性
1.4 四つの執行ルート
2.特許権侵害訴訟の動向――件数は少なく、原告は外国企業が中心
2.1 国別の訴訟傾向と件数
2.2 差止と損害賠償の実情
2.3 近時の制度改正の動向
3.侵害予防調査の進め方――ファミリー調査という現実解
3.1 各国データベースと調査の限界
3.2 ファミリー調査という現実解
3.3 有効性・存続の確認と言語の壁
4.警告・提訴を受けた際の対抗策――非侵害・無効を軸に多面的に備える
4.1 初動と非侵害・無効の主張
4.2 不実施・ライセンス・回避設計
4.3 刑事・水際・消尽の論点
5.現地代理人の選定とコミュニケーション――限られた専門事務所をどう選ぶか
6.実例に学ぶ対抗策――五つの事件が示す教訓
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